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1. 서론: 특허청 의견제출통지서(거절이유통지서)의 법적 성격

특허 출원 후 심사 단계에서 발송되는 ‘의견제출통지서(거절이유통지서)’는 특허 거절의 최종 확정을 의미하지 않습니다. 이는 특허법 제63조(거절이유의 통지)에 따라 특허 거절결정을 하기 전, 출원인에게 거절이유를 해명하고 명세서 또는 청구범위를 보정할 수 있는 법적 기회를 부여하는 사전 행정 절차입니다.

그러나 다수의 출원인이 특허법상의 진보성(제29조 제2항) 및 명세서 기재요건(제42조)에 대한 심증을 정확히 파악하지 못하고 미흡한 보정서 및 의견서를 제출함에 따라, 특허법 제62조에 따른 최종 거절결정을 받는 사례가 빈번히 발생하고 있습니다.

2. 거절이유통지서 대응 실패의 주요 원인 및 법적 쟁점

(1) 선행기술과의 진보성(특허법 제29조 제2항) 논리 구축 실패

• 주요 원인: 심사관이 제시한 인용발명(Prior Art)과 본원 발명의 기술적 차이점을 설명할 때, 단순히 기술의 효과나 우수성만을 감정적으로 주장하는 경우입니다.
• 법적 쟁점: 대법원 판례에 따르면 진보성 유무는 인용발명의 구성과 본원 발명 구성의 ‘대비’ 및 ‘작용효과의 현저성’을 기준으로 판단합니다. 구체적인 구성의 결합 유무와 현저한 효과를 입증하지 못하는 의견서는 배척됩니다.

(2) 과도한 청구범위 축소(Over-limitation) 및 권리성 상실

• 주요 원인: 거절이유를 조기에 해소하기 위해 청구항에 세부적인 구성요소를 과도하게 추가하여 보정하는 경우입니다.
• 법적 쟁점: 특허 등록은 완료될 수 있으나, 청구범위가 극도로 협소해져 경쟁사의 미세한 회피 설계(Design-around)에 무력화되며, 문언 침해 및 균등론 적용이 어려워져 사실상 침해 금지 청구권을 행사할 수 없는 유명무실한 권리가 됩니다.

(3) 신규사항 추가(특허법 제47조 제2항)로 인한 보정각하

• 주요 원인: 거절이유를 극복하는 과정에서 최초로 제출된 명세서 또는 도면에 기재되지 않은 새로운 기술적 사항을 청구항에 추가하여 보정하는 경우입니다.
• 법적 쟁점: 특허법 제47조에 위반되어 심사관으로부터 보정각하 결정(제51조)을 받게 되며, 이로 인해 거절이유 해소 기회를 실질적으로 상실하게 됩니다.

3. 거절이유 해소 및 재심사·심판 단계별 실무 가이드

4. 결론: 기업 지식재산권 담당자를 위한 법적 조언

특허청 거절이유통지서에 대한 대응은 기술적 설명에 그치는 것이 아니라, 특허법상 구성의 용이도출성 및 효과의 현저성을 정밀하게 다투는 법률 행위입니다. 보정서 제출 시 단 한 단어의 추가만으로도 향후 특허권의 범위와 침해 소송에서의 승패가 결정될 수 있습니다.

따라서 거절이유통지서를 수령하거나 이미 거절결정을 통지받은 경우, 독자적인 보정을 진행하기보다 해당 기술 분야에 깊은 이해도를 갖고 심사지침 및 판례에 정통한 전문 변리사의 법률 검토를 바탕으로 정교한 청구항 보정 및 의견서 제출을 진행할 것을 권장합니다.

제이커브(J.Curve) 특허법인

대표 변리사 황지수

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