안녕하세요, 여러분의 독창적인 디자인 가치를 법률적 권리로 완벽하게 수호하는 제이커브 특허법인입니다.
최근 전기전자, 소부장(소재·부품·장비), 하이테크 스타트업 업계에서 가장 빈번하게 발생하는 위기 시나리오는 단연 시리즈 A~B 단계의 VC(벤처캐피탈) 투자 유치 직전 ‘핵심 특허의 진보성 거절’ 통지를 받는 것입니다.
투자 심사역들은 기업의 기술력을 평가할 때 등록된 특허 포트폴리오를 가장 먼저 요구합니다. 만약 실사(Due Diligence) 과정에서 “핵심 파이프라인의 특허가 특허청으로부터 진보성 부족으로 거절될 위기”라는 사실이 밝혀지면, 기업 가치(Valuation)가 반토막 나거나 최악의 경우 투자 자체가 철회되는 치명적인 결과를 초래합니다.
심사관이 “기존 선행기술들을 조합하면 누구나 쉽게 발명할 수 있다”라며 던지는 진보성 거절이유 통지서(의견제출통지서), 어떻게 대응해야 기술의 독점권을 지키고 투자 라운드를 무사히 완주할 수 있을까요? 오늘 칼럼에서 그 실전 돌파구를 공개합니다.
1. 통상적인 ‘수정 조치’는 기술의 방어력을 무너뜨린다
많은 기업이 의견제출통지서를 받으면 당황한 나머지, 심사관의 요구에 맞춰 청구범위를 과도하게 한정(감축)하는 실수를 범합니다. 선행기술을 피하기 위해 이것저것 조건을 덧붙이다 보면, 결국 특허는 등록될지언정 경쟁사가 아주 살짝만 우회해도 침해를 물을 수 없는 ‘허울뿐인 특허’로 전락하게 됩니다.
VC 심사역들과 대기업 법무팀은 이 점을 정확히 꿰뚫어 봅니다. 청구범위가 지나치게 좁아진 특허는 시장 진입 장벽으로서의 가치가 없다고 판단하여 엑싯(Exit) 가능성을 낮게 평가하기 때문입니다.
따라서 진보성 거절이유를 극복할 때는 권리범위를 깎아내는 방식이 아니라, 우리 기술만이 가진 ‘예측 불가능한 현저한 효과’를 논리적으로 입증하는 정공법을 택해야 합니다.
2. 진보성 높은 벽을 깨부수는 3가지 핵심 대응 전략
특허청 심사 가이드라인과 최신 판례를 바탕으로, 청구범위를 최대한 지켜내며 진보성을 인정받는 실무 전략은 다음과 같습니다.
- 첫째, ‘임계적 의의(Critical Significance)’의 수치 한정 입증
- 화학 조성비, 전기적 파라미터, 제어 온도 등 특정 수치 범위에서만 ‘폭발적인 성능 향상’이나 ‘불량률 급감’이 일어난다는 데이터(실험 데이터)를 추가 제시해야 합니다. 단순히 선행기술의 수치를 바꾼 것이 아니라, 이 구간에서만 독보적인 효과가 나타남을 증명하면 심사관도 진보성을 인정할 수밖에 없습니다.
- 둘째, 선행문헌 간의 ‘결합 저해 요인’ 발굴
- 심사관이 “A 문헌과 B 문헌을 합치면 쉽다”고 주장할 때, “A 방식의 구조에 B 방식을 결합하면 오히려 전체 시스템의 신뢰성이 무너진다”는 기술적 모순점을 찾아내야 합니다. 즉, 선행기술끼리는 서로 결합하기 어려운 이질적인 기술임을 논리적으로 반박하는 것입니다.
- 셋째, ‘이질적 효과’ 및 ‘양적 현저성’ 부각
- 구성의 결합이 다소 유사해 보일지라도, 그 결합을 통해 도출된 결과물이 기존에 전혀 없던 새로운 기능(이질적 효과)이거나, 기존 대비 효율이 수 배 이상 향상(양적 현저성)되었음을 시각화된 그래프와 시뮬레이션 자료로 서면 제출해야 합니다.
3. ‘J-Curve’ 특허 방어 솔루션: 분할출원과 예비심사 제도의 입체적 활용
제이커브 특허법인은 단순한 서면 반박에 그치지 않고, 기업의 비즈니스 캘린더(투자 일정)에 맞춘 입체적 IP 세이프가드를 가동합니다.
상황이 시급할 경우, 심사관과 직접 대면하여 기술의 독창성을 직접 시연하고 설득하는 [면담 제도 및 예비심사 제도]를 적극 활용합니다. 이를 통해 심사관이 수용 가능한 청구범위의 가이드라인을 빠르게 파악합니다.
동시에, 안전한 투자 실사 통과를 위해 가장 확실한 본안 구성을 인정한 부분만 먼저 등록시키는 [분할출원(Divisional Application) 전략]을 병행합니다. 넓은 권리범위는 분할출원으로 계속 싸워나가면서도, 당장 VC에게 보여줄 수 있는 ‘등록 특허’를 단기 확보함으로써 비즈니스 연속성을 완벽하게 보장합니다.
CEO를 위한 제이커브 IP 인사이트
특허 거절 통지는 기술의 실패가 아니라, 더 단단한 권리를 만들기 위한 ‘법률적 밀당’의 과정입니다. 특히 투자를 앞둔 시점이라면, 권리를 다 잃어버린 빈 껍데기 특허를 쥐는 것보다 제대로 된 특허 장벽을 세우는 것이 기업 가치를 증명하는 최고의 무기입니다. 거절이유 통지서를 받으셨다면, 기술의 가치를 이해하는 파트너와 상의하십시오.
여러분의 위대한 혁신이 정당하게 보상받고, 제이커브(J-Curve)를 그리며 가파르게 성장할 수 있도록 언제나 곁에서 가장 단단한 법률 방패를 설계해 드리겠습니다.
제이커브(J.Curve) 특허법인
대표 변리사 황지수
E.mail/ j@ipjcv.com
댓글 남기기