제이커브 특허법인 | 특허·상표·디자인·IP 분쟁

안녕하세요.

지식재산권의 든든한 파트너

제이커브특허법인 황지수 변리사입니다.

지난 상편에서는 적법하게 상표 라이선스(사용권) 계약을 맺었더라도, 이를 특허청에 등록하지 않으면 나중에 나타난 독점적 권리자(전용사용권자)에게 대항할 수 없다는 대법원의 엄격한 판결 취지(대법원 2025. 3. 27. 선고 2024다306691 판결)를 살펴보았습니다.

오늘 하편에서는 이 판결이 기업 실무자들에게 주는 네 가지 시사점과 지금 당장 실행해야 할 핵심 리스크 방어 전략을 구체적으로 풀어보겠습니다.

1. 실무 시사점: 라이선스 계약 시 반드시 기억할 4가지

이번 대법원 판결은 상표 라이선스 계약을 체결하고 관리하는 모든 기업 실무에 강력한 경종을 울리고 있습니다.

특히 주목할 점은, 비록 이번 판결이 상표권에 관한 것이지만 특허권의 통상실시권(비독점 사용권)에도 동일한 법리가 적용된다는 사실입니다. 특허법 역시 통상실시권의 등록에 관해 상표법과 유사한 규정을 두고 있으므로, 특허 라이선스 계약을 체결한 기업들도 아래 사항을 주의 깊게 살펴보아야 합니다.

1.1 통상사용권 등록의 필수성

상표나 특허 사용권 계약을 체결했다면 계약서 도장을 찍는 것에서 끝내서는 안 됩니다. 그 즉시 계약 내용을 특허청에 ‘설정등록’ 해야 합니다.

등록을 마친 사용권자만이 나중에 등장한 제3자의 독점적 권리에 대해 “나도 쓸 권리가 있다”고 정당하게 주장(대항력)할 수 있습니다. 단순히 계약서상에만 명시된 권리는 분쟁 발생 시 무력화될 위험이 매우 큽니다.

1.2 전용사용권과의 충돌 예방

상표권자(원소유자)와 사용 계약을 맺기 전, 해외 수출 시장이나 국내 유통망에 이미 해당 상표에 대한 ‘전용사용권(독점 사용권)’이 설정되어 있는지 특허청 원부를 통해 반드시 사전 조사를 거쳐야 합니다. 이미 독점권자가 존재하는 상표라면 계약 자체가 무효가 되거나 침해 소송에 휘말릴 수 있습니다.

1.3 상표권 이전 및 변화에 대비

사업을 하다 보면 상표권자가 변경되거나 기업 간 양도·양수가 일어나는 경우가 많습니다. 상표법 제100조 제2항에 따르면, 통상사용권이 등록되어 있지 않은 상태에서 상표 원소유자가 바뀌면 새로운 상표권자에게 기존 사용권을 주장할 수 없습니다. 즉, 상표권 변동 시 추가 협상이나 재계약 과정에서 완전히 불리한 위치에 놓이게 됩니다.

1.4 계약 후 관리 및 모니터링

우리 회사가 보유하고 있는 사용권 계약들이 실제로 특허청에 누락 없이 등록되어 있는지, 혹시 기간 만료 등으로 변동 상황이 생기지는 않았는지 주기적으로 모니터링하는 시스템을 구축해야 합니다. 리스크를 미연에 방지하는 최선의 방법은 상시적인 권리 점검입니다.

2. 실전 사례: 미등록 라이선스가 불러온 비즈니스 위기

이해를 돕기 위해 실무에서 흔히 발생하는 실제 분쟁 시나리오를 통해 미등록 라이선스의 위험성을 살펴보겠습니다.

유통 중단 위기에 처한 스타트업 A사의 사례

스타트업 A사는 유명 브랜드 소유주와 정당하게 계약을 맺고, 2년간 상표를 사용하여 화장품을 독점 생산·유통하기로 합의했습니다. 높은 로열티를 지불하고 마케팅에 수억 원을 투자해 제품을 시장에 안착시켰습니다. 그러나 A사는 계약서만 신뢰했을 뿐, 특허청에 ‘통상사용권 설정등록’을 하지 않았습니다.

거대 자본을 앞세운 경쟁사의 공격

A사의 성공을 지켜보던 경쟁사 B사가 브랜드 소유주에게 접근하여 더 높은 금액을 제시하고, 해당 상표에 대한 독점적 ‘전용사용권’을 설정받아 특허청 등록까지 완료했습니다.

그 후 B사는 A사를 상대로 “우리가 법적으로 등록된 독점 권리자이니, 당장 제품 판매를 중단하고 그동안 올린 매출에 대해 손해배상을 청구하겠다”라는 내용증명을 보냈습니다.

법적 대항력이 없는 계약서의 한계

A사는 정당한 계약서가 있다고 억울함을 호소했지만, 이번 대법원 판례의 법리에 따르면 등록을 하지 않은 A사는 법적으로 등록을 마친 B사에게 대항할 수 없습니다. 결국 A사는 수억 원의 마케팅 비용과 재고를 안은 채 제품 유통을 중단해야 하는 치명적인 위기에 직면하게 되었습니다.

3. 결론: 체계적인 등록 관리로 리스크 최소화

이번 대법원 판결은 상표 및 특허 라이선스 관리에서 “등록 없는 계약서는 제3자 앞에서는 종이호랑이에 불과하다”는 냉혹한 법리를 다시 한번 확인시켜 주었습니다. 본문에서 다룬 핵심 가치를 요약하면 다음과 같습니다.

• 설정등록은 필수: 통상사용권 설정등록은 계약의 완성도가 아닌, 제3자로부터 권리를 지키기 위한 최소한의 법적 방어선입니다.
• 사전 충돌 차단: 계약 체결 전 전용사용권 존재 여부를 철저히 확인하여 분쟁 요소를 원천 차단해야 합니다.
• 지속적인 모니터링: 상표권 변동이나 이전 등 미래의 변화에 대항하기 위해 체계적인 권리 관리 시스템이 필요합니다.

지식재산권 분쟁은 철저하게 ‘법적 요건을 완벽하게 갖추었는가’의 싸움입니다. 최근 저희 제이커브특허법인이 수행했던 해외 다국적 기업 E사와의 ‘블록형 조립식 경사로’ 특허 무효심판 전부 승소 사례에서도, 철저한 법리 검토와 완벽한 방어 요건 확보가 있었기에 거대 기업의 공격을 성공적으로 무력화할 수 있었습니다.

기업 대표와 지식재산 담당자, 기술이전 전담조직 담당자가 이번 판결을 면밀히 분석하고, 관련 내부 규정을 재점검하는 계기로 삼는다면 향후 상표권 관련 분쟁에서 보다 유리한 입지를 확보할 수 있을 것입니다.

만약 상표권이나 특허권에 대한 통상사용권(실시권)을 보유하고 있지만 아직 등록을 완료하지 않았다면, 이번 판결을 계기로 즉시 등록 절차를 진행하실 것을 강력히 권고드립니다. 관련 절차나 계약 검토에 관한 상세한 상담이 필요하시다면, 언제든 제이커브특허법인으로 문의해 주시기 바랍니다.

제이커브(J.Curve) 특허법인

대표 변리사 황지수

E.mail/ j@ipjcv.com