제이커브 특허법인 | 특허·상표·디자인·IP 분쟁

안녕하세요. 지식재산권의 든든한 파트너, 제이커브특허법인 황지수 변리사입니다.

기업의 상표 관리 및 기술 이전 과정에서 가장 빈번하게 활용되는 것이 바로 상표 사용허가(라이선스) 계약입니다. 하지만 많은 기업이 계약서 작성에만 치중한 나머지, 정작 법적 보호의 핵심인 ‘이 절차’를 누락하여 치명적인 손해를 입곤 합니다.

오늘 소개해 드릴 최신 대법원 중요 판례(2025년 3월 27일 선고)는 상표 라이선스 계약 후 ‘설정등록’을 하지 않았을 때 발생할 수 있는 독점권 분쟁을 다루고 있습니다.

이번 글(상편)에서는 비전문가 독자분들도 쉽게 이해하실 수 있도록 주요 법적 용어와 함께 대법원의 판결 취지를 핵심 중심으로 살펴보겠습니다.

1. 기초 개념 이해: 통상사용권과 전용사용권의 차이

이번 판례의 갈등 구조를 이해하기 위해서는 상표법상 사용권의 두 가지 개념을 먼저 파악해야 합니다.

• 통상사용권 (비독점적 사용권): 상표권자로부터 상표를 사용할 수 있는 권리를 부여받지만, 이는 ‘독점적’이지 않습니다. 즉, 상표권자는 동일한 상표를 다른 제3자에게도 동시에 쓰게 할 수 있습니다.
• 전용사용권 (독점적 사용권): 계약으로 정한 범위 내에서 지정상품에 대해 등록상표를 독점적·배타적으로 사용할 권리를 가집니다. 상표권자라 할지라도 계약 기간에는 해당 상표를 함부로 사용할 수 없을 만큼 강력한 권리입니다.

2. 사건의 발단: 등록되지 않은 사용권과 독점권의 충돌

글로벌 시장 및 국내 온·오프라인 유통망에서 브랜드 영향력이 커질 때, 라이선스 관계가 명확하지 않으면 아래와 같은 치명적인 분쟁이 발생합니다.

사건 개요 및 관계도

• 사건 번호: 대법원 2025. 3. 27. 선고 2024다306691 판결 (손해배상 및 상표권침해금지)
• 원고 1 (상표권자): 상표의 원소유자
• 피고 (기존 사용자): 원고 1과 계약을 맺고 상표를 써오던 자 (통상사용권 설정등록 미이행)
• 원고 2 (새로운 독점권자): 원고 1로부터 독점권을 넘겨받은 자 (전용사용권 설정등록 완료)

실제 분쟁 시나리오

피고는 원래 상표권자(원고 1)와 정당하게 계약을 맺고 제품에 상표를 표시해 판매해 왔습니다. 하지만 이를 상표청에 ‘통상사용권 설정등록’을 하지 않은 상태였습니다.

그사이 상표권자는 원고 2에게 해당 상표에 대한 ‘전용사용권’을 설정해 주었고, 원고 2는 법적 등록까지 마쳤습니다. 이에 독점권을 쥔 원고 2가 기존에 상표를 쓰던 피고를 상대로 “내가 독점 등록을 했으니, 당신은 더 이상 상표를 쓰지 말고 손해를 배상하라”며 소송을 제기한 것입니다.

3. 대법원의 판단: “등록 없는 라이선스는 제3자에게 주장할 수 없다”

원심(특허법원)에서는 피고가 기존에 맺은 상표 사용 계약이 유효하게 존속하므로 문제가 없다고 보았으나, 대법원의 판단은 완전히 달랐습니다.

판결 요지 및 시사점

• 대법원은 피고가 통상사용권 설정을 등록하지 않았기 때문에, 적법하게 등록을 마친 전용사용권자(원고 2)와의 충돌 상황에서 자신의 상표 사용할 권리(대항력)를 주장할 수 없다고 보았습니다.
• 이에 따라 대법원은 기존 계약이 유효하다고 본 원심 판결을 일부 파기하고, 사건을 다시 심리하도록 특허법원으로 환송했습니다.
• 즉, 상표권자에게 정당하게 허락을 받았더라도 ‘등록’을 안 했다면, 나중에 독점권을 쥐고 나타난 제3자에게 쫓겨나도 법적으로 보호받지 못한다는 취지입니다.

4. 법리적 분석: 대법원이 근거로 삼은 상표법 핵심 조항

대법원이 이와 같은 엄격한 판결을 내린 이유는 상표법이 정한 명확한 권리 체계 때문입니다.

• 상표법 제95조 제3항 (전용사용권자의 권리): 전용사용권자는 범위 내에서 등록상표를 독점적으로 사용할 배타적 권리를 가집니다.

• 상표법 제97조 제2항 (통상사용권자의 권리): 통상사용권자는 계약 범위 내에서 상표를 쓸 수 있으나 법적 대항력은 별개의 문제입니다.

• 상표법 제100조 제1항 제1호 (대항요건): “통상사용권은 등록하지 아니하면 제3자에게 그 효력이 생기지 아니한다.” 법에 명시된 이 한 줄이 이번 판결의 핵심 논리이자 근거였습니다.

결론 및 다음 편 예고

최근 저희 제이커브특허법인이 수행했던 해외 다국적 기업 E사와의 ‘블록형 조립식 경사로’ 특허 무효심판 전부 승소 사례에서도 볼 수 있듯이, 지식재산권 분쟁은 철저하게 ‘법적 요건을 누가 더 완벽하게 갖추었는가’의 싸움입니다. 특허뿐만 아니라 상표 라이선스 역시 마찬가지입니다.

정당한 비용을 지불하고 라이선스를 계약했더라도 법적 절차인 ‘등록’을 누락하면 순식간에 침해자로 몰릴 수 있습니다.

이어지는 하편에서는 이 판결이 상표 라이선스 계약을 맺는 스타트업 및 실무자들에게 주는 실구적인 시사점과, 계약 체결 시 독자 여러분의 권리를 완벽히 지키기 위한 실무 체크리스트를 집중적으로 다루어 보겠습니다.

상표 사용 계약이나 브랜드 라이선스 분쟁으로 법적 검토가 필요하시다면 언제든 제이커브특허법인으로 문의해 주시기 바랍니다.

제이커브(J.Curve) 특허법인

대표 변리사 황지수

E.mail/ j@ipjcv.com